Se o titular de uma marca anterior tolerar conscientemente o uso de uma marca posterior durante cinco anos consecutivos, perde o direito de reagir contra esse uso, seja por via de oposição, seja, por via de um pedido de anulação do registo posterior.
Há, contudo, uma importante exceção: se o registo da marca posterior tiver sido efetuado com má-fé, o titular da marca anterior pode sempre agir, independentemente do tempo decorrido. Esta salvaguarda visa evitar abusos e práticas desleais no mercado.
Mas afinal, o que é o registo de má-fé?
A jurisprudência europeia, particularmente do TJUE, tem vindo a consolidar um conjunto de critérios objetivos e subjetivos para aferir a má-fé, nomeadamente:
- O conhecimento (ou o dever de conhecimento) de que o sinal já era usado por outrem;
- A intenção desonesta do requerente no momento do pedido de registo;
- A inexistência de intenção séria de uso, ou o uso com objetivo de bloquear concorrentes ou enganar o consumidor;
- O grau de proteção jurídica do sinal anterior e a lógica comercial do registo.
A boa-fé do requerente é presumida, mas pode ser revertida se a parte lesada apresentar indícios suficientes da existência de um comportamento abusivo. Nesse caso, existe uma espécie de inversão do ónus da prova e passa a ser o titular da marca posterior a ter de justificar o seu registo e, por conseguinte, a ter de demonstrar a legitimidade da sua conduta.
Portanto, tolerar o uso de uma marca semelhante sem agir pode, de facto, fazer perder direitos.
